主动给对方提供技术方案但故意隐瞒存在专利权，直到对方实施完毕后就诉其侵权？暗度陈仓毁诚信！近日，最高人民法院知识产权法庭（下称最高法院知识产权法庭）在一起专利侵权纠纷案件中，对涉案专利权利人江苏某围栏公司在参与某建设工程项目时故意隐瞒专利权等行为，认定为默示许可相关主体在涉案工程中实施涉案专利。

故意隐瞒专利

2013年12月，福建省某单位委托某设计公司设计该单位项目即涉案工程，设计费用为600余万元。2015年1月，福建省某单位将涉案工程委托给厦门某工程技术公司代建，并约定代建单位应严格按照批准的设计及概算控制投资。

江苏某围栏公司作为一家生产、销售金属围栏、金属门窗的企业，是涉案专利即名称为“围栏柱及具有该围栏柱的围栏系统”的发明专利权利人。2015年2月，江苏某围栏公司主动与某设计公司接洽，通过邮件向某设计公司发送了包含涉案专利技术的防攀爬围栏设计图，后又对相关设计进行了修订、完善，于2015年2月至10月期间与某设计公司持续就设计方案进行沟通，最终确定的设计图明确标注有防攀爬围栏的长宽尺寸、材质规格、样式参数等技术要求，可谓是深度参与了涉案工程的设计工作。

2016年2月，厦门某工程技术公司就涉案工程项目进行公开招标，中标的施工单位为厦门某建设公司。施工过程中，厦门某建设公司使用的施工图均由某设计公司提供，包含有上述防攀爬围栏的设计方案。厦门某建设公司按照图纸进行施工作业，并于2020年11月通过竣工验收。

设计及施工期间，江苏某围栏公司从未向工程的业主单位福建省某单位、代建单位厦门某工程技术公司以及施工单位厦门某建设公司披露施工图涉及专利技术的事实，直至2020年4月涉案工程即将竣工之际，才向业主单位发送告知提醒函。令人没想到的是，双方协商未果后，江苏某围栏公司向法院提起诉讼，一审法院于2020年8月10日立案受理该案，江苏某围栏公司起诉要求厦门某工程技术公司、厦门某建设公司停止侵权，并连带赔偿其经济损失300万元。

认定默示许可

一审法院认为，虽然被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围，但江苏某围栏公司的上述行为应视为其许可在涉案工程中使用涉案专利，判决驳回江苏某围栏公司的诉讼请求。江苏某围栏公司不服，向最高人民法院提起上诉。

最高法院知识产权法庭二审认为，专利侵权判定的关键在于实施专利是否获得专利权人的许可。如果获得了专利权人的明示许可，行为人实施专利的行为自然不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为；如果行为人实施专利虽未获得专利权人明示许可，但结合具体案情，根据专利权人的行为可以推断其具有默示许可的意思表示，则仍可以认定行为人实施专利的行为不构成侵犯专利权。

最高法院知识产权法庭对江苏某围栏公司的行为是否构成专利默示许可进行了具体的分析。该案中，江苏某围栏公司早已知晓涉案工程的发包人和实际使用单位为福建省某单位，主动向被诉侵权人提供并意图使其实施专利技术方案，但并未将设计方案中包含有涉案专利技术的情况告知福建省某单位，也未告知厦门某工程技术公司和厦门某建设公司，直至被诉侵权人实施完毕方才请求侵权救济。江苏某围栏公司故意隐瞒上述关键事实的行为，使福建省某单位丧失了在实际施工前要求某设计公司更改设计方案，或与某设计公司就设计费重新进行协商议价的机会，从而导致被纳入设计图的涉案专利技术方案成为了涉案工程的不可替代之方案。而且代建合同、施工合同均明确约定了该设计方案不得随意变更，厦门某工程技术公司、厦门某建设公司严格履行相关合同必然会导致实施涉案专利的结果。此外，关于涉案专利的许可费，涉案专利技术的价值已体现在某设计公司的设计图上，设计合同已经“包含了所有设计内容的相关费用”，福建省某单位也已支付了设计费。江苏某围栏公司知晓或至少应知某设计公司与涉案工程的发包方达成的具有对价的协议包含了涉案专利技术。据此，法院认定江苏某围栏公司默示许可相关主体在涉案工程中实施涉案专利。

遵循诚实信用原则

诚实信用原则是民事主体从事民事活动的基本准则，是社会主义核心价值观的重要内容，人们在生活、经营活动中应该秉持诚实、讲究信用、善意不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。同样，专利权人在行使专利权的过程中也要遵循诚实信用原则，应以善意、合理的方式行使权利。

江苏某围栏公司故意隐瞒了设计图中具有专利技术的事实，迟至工程竣工前夕，才发出告知提醒函意图收取专利许可费，导致业主单位、代建单位、施工单位陷入两难境地，这种故意滥用专利权的行为严重违背诚实信用原则，有违正常的市场交易秩序，也极易导致发生纠纷，造成社会公共资源的浪费，不应得到鼓励和支持。

鉴于权利人行使专利权不讲诚信，而工程发包方已实际支付了“所有设计内容的相关费用”，法院通过裁判的方式，准确把握加强知识产权保护与防止权利滥用的法律界限，将诚信原则落实在具体案件的裁判中，对权利人违背诚信向代建单位和施工单位索要赔偿的维权主张不予支持。

最高法院知识产权法庭结合具体案件事实，对专利默示许可的相关考量因素进行了具体分析，探讨专利默示许可的适用条件，该案对于审理同类案件具有重要的借鉴意义。同时，最高法院知识产权法庭以司法裁判遏制不诚信行为，引导市场经营者和社会公众践行诚实守信的社会主义核心价值观，增强司法裁判的价值引领、教育作用，有力推进社会诚信建设。（通讯员　王品）

（来源：中国知识产权报）